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GUANGDONG QIXUAN LAW FIRM
专利申请“八项注意”
作者:王晋刚 点击数:550 时间:2010/9/8 16:20:46

        专利“生产”的最后一道工序是专利申请,因为专利与著作权不同,一旦创作完成,法律就会自动保护。专利是鼓励社会创新的一种工具,所以法律保护的力度非常大,也就是因为这个原因,国家对发明人获得专利的数量和质量都加以严格的控制,一面专利泛滥,反而对社会创新构成阻碍。专利申请的过程比较复杂,其间也牵涉到企业的各种利益考虑,所以需要细细探讨。
        申请前应思考的问题 
        1.是否属于专利保护的对象及范围? 
        中国的专利有三种:发明,对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;实用新型,对产品的形状、构造或其结合所提出的适于应用的新的技术方案;外观设计:对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适用于工业上的新设计。
        每一种专利都有其特定的保护对象,例如,实用新型的保护范围比专利要小的多,首先是创新的方法不能申请,其次是没有一定形状和构造的产品不能申请。知识产权局曾经发过一个公告,列举了8种不能申请实用新型专利的情况:各种方法、产品的用途;无确定形状的产品,如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料;单纯材料替换的产品,以及用于不同工艺生产同样形状、构造的产品;不可移动的建筑物;仅以平面图案设计为特征的产品,如棋、牌等;由两台或者两台以上的仪器或设备组成的系统,如电话网络系统、上下水系统;单纯的线路,如纯电路、气动流线图、工作流程图、平面配置图等;直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其组合的医疗器具。
        另外,也须注意是否为法定不予专利的标的,如科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质等。
        2. 是否具备专利的三性,即实用性、新颖性、创造性。
        这三性是所有专利技术必须具备的,但也是最难把握的,就是专利局也经常出错,更不用说一般的专业人员了。虽然难以把握,但是在申请专利前还是自己先行判断为好,免得浪费财力和时间。
        3. 是否具有市场前景或产业化价值? 
        企业专利管理机构必须预测、分析该技术方案可能创造的市场前景、经济效益,再做出是否申请的决策。如果出于企业战略上的考虑而不想很快实施,或者市场前景与投资效益不明,那就要考虑有没有进行专利储备的必要。
每个企业在产品创新中都会同时生产很多“副产品”,这些专利有时候与企业的核心产品无关,但是前途非常,这时候就要看企业的专利管理人员的视野了。施乐公司曾经作出了很多历史性的创造,如窗口软件、电脑图像处理软件等,但是,正在复印机市场获取高额垄断利润的施乐不屑一顾,没有为这些软件申请专利,更没有想到去生产这些产品。结果是产生了微软、苹果这样的电脑巨人。 
        4.可能获准的专利的防卫力度有多大?
        如果你申请并获得了该技术的专利,那该专利能获准的申请专利保护范围有多大?举例说,是整个茶杯还是仅仅是茶杯的把柄?相对于在先技术与他人已有或已申请公开的专利,你的专利的“势力范围”有多宽?他人回避该专利范围的难易度有多高?你的专利阻却他人进行“绕过”的力道有多强? 
        同样,企业也没必要为技术围墙特别高的技术申请专利,因为这些技术“自己能够保护自己”,不必要冒公开技术秘密的危险,也没必要支付额外的申请维护专利的费用。
        最需要保护的是简单的技术方案,特别是那些创造投入高,技术门槛低的技术。日立自动气流传感器从技术的角度看很容易被竞争对手所复制,所以他们为自己的传感器申请了专利。但其它公司明白日立申请了许多核心专利权,因此不敢直接盗用日立的技术进行仿制,他们只能寻求更为复杂的方法绕过日立的专利权,这样他们的气流传感器价格高、质量差,市场竞争力就较弱,最后只能是日立产品的伴舞者,帮着日立开疆拓土,蚕食边缘市场。
        5. 专利披露的范围应该是多宽?
        也就是说专利申请公开后可能透露多少技术秘密?技术披露不足不能获得专利保护,即使获得也面临被撤销的风险。爱迪生的灯泡专利就碰到过这样的尴尬。当时他指控他人侵权,法官便让他按照自己专利披露的信息现场生产一个灯泡,结果爱迪生失败了。但专利说明书公开技术秘密太多又易于被他人抄袭仿冒,所以,一般的专利权人在申请专利之外都保留了一定的技术秘密。当然,在符合法律要求的前提下,技术秘密披露越少越好,最主要是要避免泄漏关键的技术秘密。
另外,还要考虑专利公开之后,对目前和潜在的竞争对手相关的技术开发有多大的帮助?如果竞争对手在这方面的技术开发尚处于蒙昧状态,那就没必要申请专利,有些专利技术是一点就透的,特别是对生产研究相关产品的竞争对手来说;但是,如果竞争对手的技术已经日渐成熟,那就要赶快提起专利申请。这样,专利申请问题其实转化成了一个企业信息情报体系的问题。
        6.专利申请是否与有关的技术合同互相抵触?
        任何技术导向型企业都签订有各种技术合同,如技术合作开发合同、技术许可合同、技术转让合同等等。微软就曾经禁止合作厂商为安装了WINDOWS操作系统的硬件设备申请专利,直到最近才解了禁。
所以,在申请专利前,专利管理部门必须检查已有的技术合同,看是否有抵触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售合同的执行。 
        7. 成本效益分析
        申请专利的目的是获得垄断的客户和市场,不是“为专利而专利”或者“为技术而专利”。所以在专利申请前,专利管理部门要会同财务部门检查成本问题,看企业有无足够的资金申请并维护、经营该项专利。企业要避免盲目申请专利,对大企业尤其如此,因为他们有成百上千的专利,实施率很低,而专利的申请、每年的年费,以至专利授权、专利诉讼、专利管理都需要支付大量的资金,申请国际专利更是费资不菲。如果申请不当,原来看好的专利有可能变成纯粹的成本支出,这也就是美国大公司最注重专利管理的原因。
        8. 能不能用更经济的方式来保护?
        例如能否以著作权、商业或技术秘密来保护,因为这些保护的方式成本要低得多。 进一步讲,有些技术用技术秘密的方法保护跟恰当,如祖传秘方,可口可乐的饮料配方等。
在日本西部的新厂开始生产液晶电视的Sharp,则已经采取若干极端的措施,以防范技术外流。该公司的龟山厂禁止访客,严防重要的工程师身分外泄,也不准员工在厂内使用照相手机。对于某些特定产品,它甚至选择不申请专利,因为担心在申请专利的过程和文书中,会让竞争对手打探到这些独门技术的线索。

(来源:法律图书馆  作者:王晋刚)

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